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OPOSICIONES POST-CONCESIÓN CON VISTAS ORALES: UN RETO PARA LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

  • Como es bien sabido, la Ley de Patentes 24/2015 que entró el vigor el pasado 01 de abril, el mismo día en que se publicó el reglamento de ejecución, incluye un procedimiento de oposición post-concesión. La introducción de este procedimiento con vistas orales es indudablemente una de las grandes novedades de esta Ley de patentes. Antes de que entrara en vigor esta Ley y de que se publicara el reglamento, escribí esta entrada para el blog de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el último momento, este reglamento introdujo la novedad de que, de acuerdo con el artículo 39.4 “antes de resolver definitivamente, se otorgará un plazo de 10 días a los oponentes para que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes”.


    Un aspecto interesante que reseñar, en relación con la introducción de este procedimiento de oposición post-concesión, es que ello supone que ahora se dispone de un motivo adicional de nulidad de la patente, según se indica en el artículo 102 de la Ley 24/2015:


    Artículo 102. Causas de nulidad.


     1. Se declarará la nulidad de la patente:


    d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.


    Se trata de un nuevo motivo de nulidad que habrá que vigilar durante los procedimientos de oposición, para evitar que modificaciones en las reivindicaciones introducidas durante las oposiciones puedan provocar que la patente tal como se ha modificado sea nula por violar dicho artículo.


    Si desean conocer más sobre esta nueva causa de nulidad, les recomiendo esta otra entrada del blog de la OEPM donde se recoge la intervención del juez Ángel Galgo, especializado en propiedad industrial,  en relación con el asunto.


    La supresión de características técnicas no esenciales de las reivindicaciones que, en determinadas circunstancias, se permite durante el procedimiento de concesión de patentes, podría tener en este caso, de no ser detectado por la división de oposición, el efecto de dar lugar a una patente “nula” como consecuencia del artículo 102.1.d.


    En ese sentido conviene recordar una situación relacionada con esta causa de nulidad y que no tiene solución. Es lo que se conoce como “the inescapable trap” en la jurisprudencia de las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes. La alta cámara de recursos dedicó su decisión G1/93 a este tema:


    1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123(3) EPC.


    Lo que se puede resumir con otras palabras como que si se ha presentado una oposición contra la concesión de una patente argumentando que se ha ampliado el contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente mediante una determinada característica técnica que se encuentra en una reivindicación, dicho defecto podría solucionarse eliminando esa característica técnica, pero ello va a provocar que se amplíe el alcance de la protección conferida por la patente lo cual es como se indicó anteriormente una causa de nulidad. Es una situación sin salida, de ahí la denominación de “inescapable trap”.


    En las oposiciones, las vistas orales juegan un papel muy importante: mientras que, en la Oficina Europea de Patentes, sólo el 2% de los procedimientos de examen termina en vista oral, en las oposiciones, sin embargo, el 70% de las oposiciones concluye en vista oral.


    Los resultados de los procedimientos de oposición desarrollados en la Oficina Europea de Patentes en 2016 fueron de un 30% de patentes revocadas, un 40% mantenidas de forma modificada y un 30% de patentes mantenidas tal como se concedieron.


    El artículo “Successful European oppositions: Analysis for the patent information professional” proporciona unos datos interesantes sobre cuál es el principal motivo de revocación de patentes europeas por oposición:


    Un 43% debido a falta de actividad inventiva, un 22% debido a falta de novedad, un 11% por ampliación de contenido y sólo un 5% por falta de suficiencia de la descripción. Esto último confirma la dificultad de evaluación que presenta el requisito de “suficiencia de la descripción”.


    Indudablemente, la aplicación de un procedimiento de oposición post-concesión con vista oral supone un gran reto que la OEPM deberá abordar en los próximos meses.


    Leopoldo Belda

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