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Profundizando en los indicios secundarios y la actividad inventiva

  • Es bien sabido que, para la evaluación de la actividad inventiva (uno de los tres requisitos de patentabilidad), se dispone de diversos métodos de evaluación, de los cuales el más empleado es el denominado “método problemasolución” elaborado por las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes, ante el problema que plantea la subjetividad que puede intervenir en su análisis.


    Es común que en la literatura relacionada con la evaluación de la actividad inventiva se haga referencia también a los denominados indicios secundarios, que se pueden dividir en dos categorías:


                -           Aquellos de carácter puramente comercial.


                -           Aquellos que combinan los aspectos comerciales y también los técnicos


     


    Entre los puramente comerciales se encuentran:


     


                -           El éxito económico o comercial.


                -           Que el titular haya licenciado la invención.


                .           Que la invención haya sido copiada por competidores.


     


    Entre los que combinan consideraciones comerciales y técnicas se encuentran, de forma no exhaustiva:


     


                -           La superación de un prejuicio técnico.


                -           Un estado de la técnica relevante muy antiguo.


                -           La satisfacción de una necesidad manifestada durante un largo período de                     tiempo.


                -           Éxito comercial motivado por características técnicas


                -           Solución simple.


                -           Un efecto sorprendente


     


    Las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes reconocen su utilización con carácter auxiliar, aunque únicamente en aquellos casos en los que intervienen las características técnicas y no únicamente los puramente comerciales. Sólo cuando existe duda en relación con la evaluación basada en los aspectos meramente técnicos, está permitida su utilización. Es entonces cuando los indicios secundarios pueden llegar a actuar como elementos que desnivelan la balanza hacia un pronunciamiento en favor o en contra de la existencia de actividad inventiva, pero en ningún caso como sustitución de un análisis técnico de la actividad inventiva. En los EE. UU. tradicionalmente se ha dado mayor importancia a los indicios secundarios y hay casos en los que aun cuando el método de evaluación basado en los aspectos técnicos ha indicado que habría falta de unidad de invención, la decisión judicial es la opuesta debido a la intervención de estos indicios secundarios, muy frecuentemente la existencia de éxito comercial. Un caso muy conocido de esto último viene constituido por la decisión Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., Case No. 11-1555 (Fed. Cir., Nov. 15, 2012) (Moore, J.)   donde se estableció que la existencia de actividad inventiva o no-obviedad (como se conoce en los EE. UU.) venía dada por la existencia de: éxito comercial, resultados inesperados, copia por parte de competidores, escepticismo de los competidores, licenciamiento de la patente y la existencia de una necesidad que no se había resuelto durante mucho tiempo.


    Sin embargo, una noticiareciente que se ha recogido en el blog “patentlyo” nos da a conocer un caso (patente US2004206637) en el que no se tuvo en cuenta el hecho de que la invención hubiera mostrado un claro éxito comercial, en la evaluación de la actividad inventiva. Como pueden comprobar si leen la entrada, la falta de actividad inventiva era tan clara que no pudo ser remediada ni siquiera con el espectacular éxito comercial que tuvo la invención, relativa a un envase similar a los empleados para contener toallitas húmedas pero destinado a contener galletas.


    A continuación, paso a exponerles ejemplos, basados en decisiones de las Cámaras de recursos técnicas de la Oficina Europea de Patentes, de algunos de estos indicios secundarios de la existencia de actividad inventiva:


    La superación de un prejuicio técnico


    La actividad inventiva puede en ocasiones establecerse demostrando que para llegar a la invención fue necesario superar un prejuicio técnico. La carga de la prueba le corresponde siempre al solicitante o titular (dependiendo del momento en que nos encontremos). Debe demostrarse que el supuesto prejuicio técnico existía en la fecha de presentación de la solicitud. La exigencia por lo que se refiere a la demostración de que existía ese prejuicio técnico es muy elevada, similar a la requerida para demostrar que una determinada información es “conocimiento general común del experto en la materia”.


    -          La decisión T0347/92 tiene por objeto la patente EP0130967B1, sobre un procedimiento de fabricación de ácido sulfúrico en el que es posible la recuperación de calor empleando un intercambiador de calor fabricado en una aleación seleccionada de aleaciones altas en níquel y aleaciones de acero inoxidable con una estructura austenítica o ferrítica según una determinada fórmula: 0.35. (Fe + Mn) + 0.70(Cr) + 0.30(Ni) - 0.12(Mo) >39.


     


    -          La cámara de recursos consideró que la invención implicaba actividad inventiva pues superaba un claro prejuicio técnico contra la utilización de aleaciones de níquel o de acero a temperaturas superiores a 133,5ºC, existente en la fecha de presentación de la solicitud.


     


    -          El solicitante había encontrado una ventana de operación relativamente pequeña en un área en el que, de acuerdo con las publicaciones recientes, ello era imposible. Ello no se podía considerar evidente para un experto en la materia y por tanto, la Cámara de Recursos resolvió que la invención implicaba actividad inventiva.


    La edad de los documentos – el factor tiempo.


    Como es bien sabido, la evaluación de la novedad y de la actividad inventiva se realiza comparando la invención reivindicada con el estado de la técnica. ¿Qué indica un estado de la técnica relevante de gran antigüedad? Existe consenso entre los expertos en patentes respecto a  que se trataría de un indicio de la existencia de actividad inventiva. Sin embargo, hay que tener cierta precaución; el período de tiempo que se debe tener en cuenta es el transcurrido entre el momento en el que el problema técnico se hizo aparente y la fecha de presentación de la solicitud de patente que soluciona dicho problema.


                    -              La decisión T833/99 tiene por objeto la patente EP0533528B1, sobre un                                     procedimiento de fabricación de un elemento de cruce de vías de tranvías                      en una sola pieza.


    -           El documento más cercano del estado de la técnica FR697294 se publicó en 1931, 60 años antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea. En ese documento se planteaba el problema que suponía el que estos elementos de cruce de vías ferroviarias no estuvieran construidos en una sola pieza y se sugería una posible solución, que sólo se ejecutaba de forma parcial.


                -           En los 60 años transcurridos desde que se había planteado el problema, nadie lo había solucionado de la forma sugerida.


                -           La cámara de recursos consideró que ello era una indicación que no podía ser ignorada de que la invención implicaba actividad inventiva.


    La satisfacción de una necesidad manifestada durante un largo período de tiempo.


    Se trata de un indicio relacionado en cierto modo con el anterior. Si durante un período de tiempo prolongado se ha manifestado una necesidad urgente de mejora en relación con una determinada tecnología, y el estado de la técnica relacionado ha permanecido inactivo, ello se considera un indicio de la existencia de actividad inventiva.


    -           La decisión T0271/84 se refiere a la patente EP16631 sobre un procedimiento para la eliminación de sulfuro de hidrógeno y de oxisulfuro de carbono de una corriente de gas.


    -           Ambos procedimientos eran ya conocidos 20 años antes de la fecha de presentación de la solicitud. La técnica aplicada durante esos 20 años era muy cara y había una necesidad urgente de encontrar un procedimiento más eficiente y barato.


                -           La Cámara de recursos consideró que la existencia de una necesidad urgente no resuelta durante 20 años era un indicador de la existencia de actividad inventiva.


               


    El éxito comercial


    En el derecho europeo de patentes, el éxito comercial no se considera por sí solo indicador de la existencia de actividad inventiva. Es preciso que el éxito comercial se derive exclusivamente de las características técnicas de la invención y que no se deba a técnicas de venta o campañas publicitarias.


     


    -           La decisión T0626/96 se refiere a la patente EP0501989B1 que tiene por objeto un grifo que permite la dispensación mediante dos canales separados de agua normal, una mezcla de agua fría y caliente así como por otro lado de agua filtrada.


     


    -           La utilización de agua filtrada en los hogares era ya conocida 20 años antes, pero existía una necesidad de poder dispensarla mediante el mismo grifo que suministraba el agua potable de la red.


     


    -           La empresa titular de la patente comercializó un grifo que se encontraba dentro del alcance de la primera reivindicación bajo la marca “triflow”. El grifo constituyó un éxito comercial impresionante, con grandes ventas en Europa y los Estados Unidos. La Cámara de recursos concluyó que el éxito comercial se debía exclusivamente a las características técnicas de la invención y no a las técnicas de venta o publicidad, puesto que la empresa comercializadora se había constituido exclusivamente para la venta del objeto de la patente.


     


    -           A lo anterior se unía el hecho de que el estado de la técnica más cercano se había publicado 60 años antes de la presentación de la solicitud de patente. Combinando ambos indicios, la cámara concluyó sin ningún tipo de dudas que la invención reivindicada implicaba actividad inventiva.


    Una solución simple


    La dificultad existente en la obtención de una solución simple, sin sacrificar calidad puede ser un indicio de la existencia de actividad inventiva. Ello presupone que no hay nada en el estado de la técnica que lleve hacia esa solución simple


    -           La decisión T0240/93  se refiere a la patente EP0370890que tiene por objeto una sonda para el tratamiento térmico quirúrgico de tejidos de la próstata mediante hipertermia, donde las características distintivas en relación con el estado de la    técnica se refieren a la utilización de medios de refrigeración destinados a evitar quemaduras en las paredes de la uretra.


    -              Inicialmente se señaló que la invención no implicaba actividad inventiva pues ya se conocían medios de refrigeración similares en sondas destinadas a actuar en el recto.


    -              La utilización de estos medios de refrigeración en una sonda destinada a actuar sobre la próstata producía un efecto sorprendente, ya que se reducía el tratamiento de 6 a 10 sesiones de hora a una única sesión de una hora. Debido a este efecto sorprendente o bonus, obtenido mediante una solución simple, la cámara de recursos consideró que existe actividad inventiva.


    Conclusión


    Estos tipos de indicios, llamados secundarios, tienen, como su nombre indica, un carácter auxiliar, al menos en Europa. No sustituyen al análisis técnico, y deben estar siempre relacionados con las características técnicas de la invención. También hay que tener en cuenta que, por su naturaleza, se trata de indicios que raramente se emplean en el procedimiento de examen, mientras que su utilización suele ser más habitual en fase de oposición, recurso y sobre todo en tribunales.


    Leopoldo Belda

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